Por Aurea Suñol

¿Hemos aprendido algo de la experiencia estadounidense?

 Aproximadamente hacia el año 1993, hubo un caso, del que la prensa se hizo gran eco y que seguro recordará, que enfrentó a General Motors y al que fue durante años uno de sus altos directivos, el Sr. José Ignacio López de Arriortúa, hasta que decidió fichar por una empresa competidora, Volkswagen. Según parece, el Sr. López se llevó con él no sólo el procedimiento de gestión interno secreto de General Motors que permitía reducir el coste unitario de fabricación de sus automóviles (y que le hizo ganar el sobrenombre de “SuperLópez”) sino también diversos otros secretos empresariales de la compañía (ad. ex. nuevos modelos de automóviles, precios aplicados por proveedores, etc.).

Ante la pérdida de competitividad que esa fuga de información podía suponerle, General Motors, interpuso una demanda penal en EE.UU y Alemania y posteriormente  otra civil en Michigan contra Volkswagen y el Sr. López por violación de secretos empresariales.

Finalmente y tras años de negociaciones, General Motors accedió a retirar sus acciones contra Volkswagen. Pero lo interesante es que lo hizo a cambio de que esta última le indemnizase por los daños causados por una cuantía de 100 millones de dólares y, además, se comprometiera a comprarle suministros por valor de mil millones de dólares y que se impidiera que el Sr. López trabajara para Volkswagen durante un año.

Este caso nos puso sobre aviso acerca de la relevancia económica que hoy en día tiene la información empresarial para los operadores económicos. Y fue también, a nuestro parecer, una llamada de atención al legislador comunitario para que considerara seriamente la necesidad de adoptar una normativa de protección de secretos empresariales a nivel europeo, protección que era débil y desigual en la mayoría de los Estados pese a que para entonces ya estaba en vigor el Acuerdo ADPIC, que contiene un precepto (el artículo 39 ADPIC) destinado específicamente a proteger los secretos empresariales.

Desafortunadamente, desde entonces, han transcurrido más de 20 años y el marco legal de protección jurídica de los secretos en vigor en la UE no se ha modificado, en contraste con la compleja legislación sobre trade secrets de los EE.UU (v. Restatement (First) of Torts, Restatement of Unfair Competition), tanto a nivel estatal (la Uniform Trade Secrets Act, una Ley uniforme) como federal (la Economic Espionage Act “EEA”, una ley de carácter penal) y que recientemente (el 29 de julio de este año) ha culminado con una nueva iniciativa, The Defend Trade Secrets Act  de 2015, que sustituye otra propuesta anterior de 2014 y, que, de aprobarse, permitirá, entre otras cosas, a los titulares de secretos empresariales ejercitar una acción civil por violación de secretos bajo EEA, la cual, hasta ahora, tan sólo permitía ejercitar acciones penales, por lo que se logrará uniformizar, aún más (la Uniform Trade Secrets Act, ya lo hizo en gran medida) la protección civil de los secretos empresariales en todos los Estados.

Hace algo más de un año y medio se aprobó finalmente una  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas (en adelante, “la Propuesta de Directiva”) que pretende colmar este vacío existente en la legislación comunitaria respecto de la protección de los secretos empresariales y establecer un sistema de protección fuerte y uniforme en todos los estados de la Unión.

Pero…  ¿Vamos en la buena dirección? Hemos aprendido algo de la nutrida experiencia estadounidense sobre protección de los secretos empresariales?

En esta entrada trataremos de dar respuesta a esas cuestiones a la vista de los siguientes aspectos: i) la elección del legislador comunitario entre los remedios civiles vs. penales; ii) el instrumento legal que ha escogido para articular la protección conferida al secreto empresarial y iii) el alcance de esa protección en el Proyecto de Directiva.

Remedios civiles vs. penales

El legislador comunitario ha optado, en la Propuesta de Directiva,  por  armonizar  la protección de los secretos empresariales a través de la convergencia de los remedios de Derecho civil nacionales. Por tanto, y a diferencia de EE.UU., los remedios penales han quedado, por el momento, al margen.

Imponer sanciones penales tiene algunas ventajas frente a los remedios civiles, especialmente para los titulares de secretos empresariales cuando la violación del secreto es difícil de detectar o los infractores no están en condiciones de hacer frente a las oportunas indemnizaciones. A ello puede añadirse las dificultades que tiene en la práctica cuantificar los daños sufridos como consecuencia de la violación del secreto. Pero  sancionar penalmente la violación de secretos empresariales tiene también graves inconvenientes:

  1. Primero, no hay evidencias empíricas de que las sanciones penales tengan un efecto disuasorio efectivo en este ámbito. De hecho, en EE.UU. se ha puesto de relieve que desde la aprobación de la EEA han sido escasas las imputaciones realizadas por violación de secretos bajo esa normativa, lo que muestra su escasa efectividad.
  2. Segundo, y sobre todo, sentada la dificultad que entraña diferenciar el secreto empresarial de lo que son capacidades y conocimientos de carácter general que los trabajadores son libres de utilizar tras la finalización de su relación laboral (“Skill and Knowledge”), las sanciones penales pueden disuadir de conductas legítimas y socialmente valiosas. Así, por ejemplo, pueden potenciar la reticencia de los empleadores a contratar a los trabajadores o colaboradores más expertos, entorpeciendo, en definitiva, su libre movilidad. Todo lo cual, supone costes sociales significativos.

Directiva vs. Reglamento

El legislador comunitario ha optado también por abordar la futura armonización de la protección de los secretos empresariales a través de una Directiva, lo que, como es sabido, implica que, si entra en vigor, los Estados Miembros deberán transponerla a sus legislaciones, pero éstos son libres de decidir el mecanismo legal adecuado para hacerlo. Valga como botón de muestra, el hecho de que el European Scrutiny Committee del Parlamento de Reino Unido ya haya indicado que con el common law y el derecho de contratos existente en ese país, el Reino Unido ya cumple adecuadamente con las exigencias de la proyectada Directiva, aunque muestra algunas dudas acerca de la necesidad, en su caso, de implementarla.

No ignoramos la razón de fondo de esta elección: y es que en Europa el secreto empresarial no se ha considerado tradicionalmente como un derecho de propiedad industrial en sentido propio, pues no reconoce ni otorga a su titular un derecho de exclusión que pueda oponer erga omnes, y, por ello, su protección se ha articulado normalmente a través del derecho contra la competencia desleal o, a veces, de la responsabilidad civil. De ahí (suponemos) que se haya descartado la creación de un derecho de secreto empresarial comunitario, pese a que al menos formalmente para el ADPIC es una modalidad de propiedad intelectual (v. arts. 1.2 del ADPIC), pero incluso en ese Acuerdo su protección se encuadra, también, dentro del sistema de represión contra la competencia desleal.

A nuestro juicio, no obstante, ese obstáculo no insalvable y es discutible el mecanismo  legal que la UE ha elegido para vehicular la protección de los secretos empresariales en Europa.

Desde la primera perspectiva, porque, como ya hemos tenido ocasión de argumentar en otra ocasión, a nuestro juicio, el secreto empresarial se encuentra más próximo a los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto que a su configuración como ilícito concurrencial. En nuestra legislación, la mejor confirmación nos la proporciona el propio apartado tercero del 13 de la LCD, que nos advierte de que el secreto empresarial reclama una tutela que se extienda más allá del ámbito objetivo propio de la LCD y, por ello mismo, y al igual que sucede, por ejemplo, con las patentes, con independencia de que el acto eventualmente infractor se realice o no con fines concurrenciales.

Desde la óptica del intrumento legal escogido ahora, porque como la experiencia estadounidense nos enseña, promulgar una ley uniforme o, en nuestro caso,  una Directiva  no es suficiente para alcanzar un nivel óptimo de uniformidad y consistencia en la protección de los secretos en los Estados de la UE. No en vano, en los EE.UU. pese a que la Uniform Trade Secrets Act ha sido adoptada por 47 Estados (y ésta ley codificaba los principios básicos en la materia desarrollados durante años bajo el common law) y existe una ley federal de carácter federal destinada a protegerlos, se ha visto preciso introducir nuevas iniciativas a fin de armonizar plenamente la protección civil de los secretos empresariales. Pues, en efecto, empezando por la propia noción de secreto empresarial, que es escurridiza (como muestra el que la definición contenida en el art. 39 ADPIC haya sido interpretada de forma diversa por los tribunales de los Estados), la normativa sobre secretos de ese país, del nuestro y de la Propuesta de Directiva está plagada de conceptos jurídicos indeterminados. Es verdad, que en la UE el TJUE puede lograr una mayor armonización a través de su jurisprudencia.

Alcance de la protección conferida

En conjunto, a nuestro juicio, la protección que ofrece la Propuesta de Directiva a los secretos empresariales será, en su caso, más débil que la que ofrece la normativa estadounidense. Las  razones más relevantes son las siguientes. 

  1. Primera, el criterio general de ilicitud elegido (“un comportamiento que, en las circunstancias, se considere contrario a los usos comerciales honestos” [art. 3.2 f del PD] no parece el más adecuado. Contrasta con el previsto en la normativa estadounidense, que considera ilícitas las conductas (divulgación, explotación, adquisición) si se realizan con medios ilegítimos (“improper means”). Por tanto, esta última normativa incluye, entre otros supuestos, conductas que pese a no ser intrínsecamente ilícitas son reprobables desde una perspectiva de competencia por eficiencia o por méritos propios [v. en este sentido y por todos, el viejo y famoso caso E. I. DuPont de Nemours & Co. Ltd v. Christopher, 447 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970)]. Además, el parámetro es impreciso, ya que depende del momento, el lugar así como de las específicas circunstancias que concurren en el caso concreto. Y lo que es peor aún, puede conducir a que se legitimen conductas que no responden a la eficiencia de las propias prestaciones por la sola razón de que es común llevarlas a cabo entre los operadores (ad. ex. adquirir secretos ajenos a través de búsquedas clandestinas en la basura del competidor) y que pueden diferir según el sector de industria de que se trate. (v. por todos, R. G. Bone, «A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification» y M. A. Lemley, «The Surprising Virtues of treating Trade Secrets as IP Rights»).
  2. Segunda, el requisito subjetivo exigido por la Propuesta de Directiva, a saber que las conductas se lleven a cabo deliberadamente o con negligencia grave, por contraste con el requerido en los EE.UU.(conocimiento efectivo o debido de que el secreto fue obtenido ilícitamente), puede potencialmente dejar huérfanos de protección algunos supuestos de adquisición del secreto [pues su ulterior divulgación o explotación es ilícita, según la Propuesta de Directiva, tan pronto el sujeto pronto obtiene conocimiento efectivo o debido (artículo 3.4 PD)] que debieran considerarse ilícitos (ad ex. acceso ilícito al secreto por un trabajador o por un miembro de una ONG).
  3. Tercera, hay algunos supuestos de divulgación, explotación, adquisición de secretos que expresamente se declaran lícitos o para los cuales se establece la improcedencia de aplicar las medidas, procedimientos y recursos previstos en la Propuesta de Directiva.  Valga como ejemplo de esto último, los casos en los que la obtención, utilización o divulgación del secreto se llevado “para hacer un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión y de información”; [v. art. 4.2. a) del PD], que aunque comprensible en algún caso (especialmente cuando los sujetos son medios de comunicación y siempre que la adquisición del secreto no sea una conducta delictiva) parece extenderse a cualquier sujeto. Y en este sentido, aunque existe algún pronunciamiento de tribunal estatal estadounidense aislado que ha denegado la concesión de una orden que impida divulgar el secreto empresarial incluso en un supuesto en el sujeto agente no era un profesional del periodismo y había accedido al mismo sabiendo o teniendo razones para saber que quien se lo comunicaba incumplía su deber de secreto (Ford Company v. Lane, 67 F.Supp.2d 745 (E.D. Mich. 1999), fue severamente criticada, con razón, por la doctrina de ese país (v. por todos. R. A. Epstein, Privacy, Publication, and the First Amendment: The Dangers of First Amendment Exceptionalism). Sería extraño que volviera a repetirse.

Y, finalmente, por la dificultad que en la UE supone, por lo general, obtener las pruebas precisas para acreditar la violación del secreto empresarial y que, en cambio, el procedimiento pre- judicial (“discovery”) estadounidense facilita enormemente.

Conclusión

Sin duda la Propuesta de Directiva, si se adopta, traerá una mayor uniformidad que hasta la fecha en los sistemas de protección jurídica de los secretos empresariales entre los Estados Miembro, pese a que, a nuestro entender, la divergencias continuarán existiendo (y el papel del TJUE para solventarlo será crucial) y la protección ofrecida será probablemente más costosa y débil que en los EE.UU.

Mirada 360