Por Nuria Bermejo

 

 

El asunto

 

El 29 de enero de 2020, el Tribunal de Justicia publicó su sentencia en el asunto C-371/18, Sky v. SkyKick, que fue considerado por algunos como el más importante en materia de marcas que se presentó ante el Tribunal el año pasado [se puede consultar aquí la sentencia Sentencia C-371_18 Sky plc.pdf, así como las conclusiones del Abogado General Tanchev, de 16 de octubre de 2019 en este asunto, Conclusiones C-371_18 Sky.pdf]. La sentencia da respuesta a las preguntas planteadas en el marco de una cuestión prejudicial por la High Court inglesa, con relación a un conflicto existente entre dos empresas: por una parte, Sky plc y sus filiales, grupo de empresas activo en la prestación de servicios de televisión, telefonía y banda ancha, y por otra parte, SkyKick, una start-up que presta servicios tecnológicos y de migración de información. Sky plc y sus filiales son las titulares de distintas marcas nacionales y de la Unión, figurativas y denominativas, que contienen el elemento verbal SKY y que están registradas para un gran número de productos y servicios. Entre otros, están registradas para productos de la clase 9, que incluyen diferentes tipos de programas de ordenador –v.gr., programas de ordenador en general; programas de ordenador suministrados por internet; programas de ordenador para la conexión de bases de datos e internet y para el almacenamientos de datos-, aparatos de telecomunicaciones para la conexión de bases de datos e internet y el almacenamiento de datos. También están registradas para servicios de la clase 38, que incluyen servicios de telecomunicaciones, correo electrónico, internet y diferentes tipos de servicios informáticos, entre los que están los de recuperación de información y datos.

De acuerdo con los hechos del caso, las sociedades del grupo Sky habían venido haciendo un amplio uso de sus marcas en relación con distintos tipos de productos y servicios relacionados con su negocio principal. Sin embargo, nunca habían ofrecido productos o servicios relacionados con la migración entre plataformas de correo electrónico o de almacenamiento en la nube y, en el momento del pleito, no tenían intención de hacerlo en un futuro inmediato. En cambio, SkyKick ofrecía al público servicios de software, referidos a la migración y almacenamiento en la nube, así como a la gestión de aplicaciones en ésta. En este contexto, las sociedades del grupo Sky ejercitaron una acción por violación de sus derechos de marca contra SkyKick y ésta reconvino solicitando la nulidad de las marcas en cuestión. Para ello, argumentó que dichas marcas habían sido registradas con relación a productos y servicios que no se especificaban con la suficiente claridad y precisión, lo que a su juicio resultaba contrario a la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10 (IP TRANSLATOR). 

La sentencia Sky v. SkyKick examina una cuestión importante para el sistema europeo de marcas: el papel y la función que desempeña la especificación de bienes y servicios, especialmente, a la vista de los efectos que esa puede tener sobre el acceso de terceros al mercado –por ejemplo, eventuales competidores. La cuestión no es, en absoluto, baladí. Como demuestra un reciente estudio empírico, la oferta de marcas razonablemente competitivas no es infinita, sino limitada y, por lo tanto, agotable. De hecho, en determinados sectores -como sucede en el caso de los productos incluidos en la clase 9, a la que pertenecen algunos de los productos designados por la marca SKY-, la reducción de la oferta de marcas denominativas es particularmente significativa

Beebe/J.C. Fromer, “Are We Running out of Trademarks? An Empirical Study of Trademark Depletion and Congestion”, Harvard L.Rev., vol. 131, 2018, pp. 945-998. En particular, v. p. 992, donde señalan que se registra un nivel particularmente intenso de reducción o agotamiento de las marcas disponibles, superior al 85% de las palabras usadas en inglés, en las clases 9 –productos electrónicos, incluidos los programas de ordenador (88,5%)- y 35 –gestión de empresas (87,8%).

Los argumentos presentados ante el Tribunal de Justicia se pueden agrupar básicamente en dos grandes bloques: por una parte, la eventual existencia de una causa de nulidad absoluta relacionada con la falta de claridad y precisión en la especificación de los productos y servicios para los que se solicitaron los registros de marca, y por otra parte, la relevancia de la falta de intención de usar la marca con relación a los bienes y servicios para los que se solicita el registro como supuesto de registro de mala fe. 

 

La falta de claridad y precisión en la designación de los productos y servicios

 

En principio, la respuesta al primer bloque de argumentos no parecía ofrecer gran dificultad. Como es sabido, los motivos de denegación de registro y las causas de nulidad de una marca son enumerados de manera taxativa tanto en las distintas versiones del Reglamento de Marca de la Unión, como en las Directivas para la aproximación de los distintos derechos nacionales en materia de marcas. En la medida en que dicha causa no aparece en ninguna de estas normas, se comprende que el Tribunal de Justicia rechace los argumentos de SkyKick, tendentes a que se reconozca la posibilidad de declarar nula una marca cuando la especificación de los bienes y servicios carezca de claridad y precisión (v. apartados 55 a 60).

Ciertamente, la sentencia IP TRANSLATOR exigió que la identificación de los productos y servicios para los que se solicita el registro de una marca fuera “suficientemente clara y precisa”, dado que resulta crucial «para determinar cuál es la extensión del derecho de exclusiva conferido por la marca» (v. apartado 49). Se explica así que, con relación al uso de los títulos correspondientes a las clases del Acuerdo de Niza para designar los productos y servicios cubiertos por una solicitud de marca, el Tribunal exija que se precise si comprende todos los incluidos en la lista alfabética correspondiente a esa clase o sólo algunos de ellos (v. apartado 61). Este interés en determinar la extensión del derecho de exclusiva explica también que, conforme a una jurisprudencia reiterada del Tribunal General anterior a la sentencia IP TRANSLATOR, se haya tratado de incentivar la utilización de especificaciones precisas. En concreto, el Tribunal General ha venido considerando que, en el caso de categorías de productos y servicios definidas de manera precisa, el uso parcial de la marca para algunos de los productos y servicios designados permite acreditar el uso para todos ellos, mientras que en el caso de categorías de productos y servicios definidas de manera amplia, en las que caben subdivisiones internas, el uso parcial para ciertos productos o servicios sólo permite justificar el uso de la marca para la concreta subcategoría de productos o servicios respecto de los que se utilizó (A modo de ejemplo v. las sentencias de 14 de julio de 2005, T-126/03, ALADIN, apartados 44 a 46, y de 13 de febrero de 2007, T-256/04, RESPICUR, apartados 23 y 24,

Sin embargo, frente a lo argumentado por SkyKick, la consecuencia de esta exigencia de claridad y precisión impuesta por la sentencia IP TRANSLATOR a las solicitudes de marca no ha sido añadir un nuevo motivo de denegación de registro y, menos aún, una causa de nulidad. El Tribunal de Justicia ha precisado que la doctrina sentada por esa sentencia sólo se aplica a las nuevas solicitudes y no a las marcas ya registradas a la luz de la vieja Comunicación 4/03 (STJUE de 16 de febrero de 2017, as. C- 577/14, LAMBRETTA, apartados 29 a 31,

Es más, semejantes motivo de oposición y causa de nulidad no aparecen recogidos ni en el Reglamento 2017/1001, de Marca de la Unión (en adelante, RMU), ni en la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas, donde éstos se encuentran tasados. En realidad, dicha exigencia se ha concretado, por una parte, en la obligación respecto de las nuevas solicitudes de marca, de que el solicitante identifique “los productos y servicios para los que se solicita la protección […] con la suficiente claridad y precisión para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido” (artículo 33.2 RMU y artículo 3.2 Real Decreto 687/2002, de ejecución de la Ley de marcas); y por otra, que, en el caso de utilizar términos genéricos, se entiendan incluidos “todos los productos o servicios claramente comprendidos en el tenor de la indicación o el término considerado”, debiendo, en caso contrario, precisar el solicitante los productos y servicios comprendidos en la clase que pretenda designar (artículo 33.5 RMU y artículo 3.5 Real Decreto 687/2002, de ejecución de la Ley de marcas). El no cumplimiento de los requisitos de claridad y precisión indicados da lugar a un defecto subsanable –equivalente, a estos efectos, a la falta de presentación de la documentación necesaria o del pago de las tasas-, que en caso de no ser remediado en el plazo establecido por la Oficina, provocará el rechazo de la solicitud (artículos 33.4 y 41 RMU; artículo 3.4 Real Decreto 687/2002, de ejecución de la Ley de marcas).

Como se puede observar, tal y como lo ha configurado el sistema europeo de marcas tanto para la marca de la Unión, como para las marcas nacionales, no estamos ante un requisito sustantivo para el registro de una marca –como pueda ser la capacidad distintiva del signo-, sino ante un requisito procedimental que obliga al interesado en el momento de solicitar el registro y cuyo cumplimiento ha de asegurar la Oficina al objeto de poder delimitar adecuadamente el alcance del derecho de exclusiva (STJUE LAMBRETTA, apartado 30 y Conclusiones del Abogado General Campos en ese asunto, de 19 de julio de 2016, apartado 67). Ahora bien, esto no significa que esta exigencia sea absolutamente irrelevante en aquellos casos en los que ya se hubiera registrado la marca –piénsese, por ejemplo, en los registros de marca anteriores a la sentencia IP TRANSLATOR, o en la utilización de expresiones como “programas de ordenador”, que son normalmente aceptadas por algunas oficinas, pero que en otras se consideran carentes de precisión a la vista de las muy distintas finalidades a las que se destinan (Por ejemplo, tratamiento de textos, juegos, gestión del tráfico ferroviario, control de sistemas de producción automatizada, diagnóstico médico, etc. En este sentido, v. Conclusiones del Abogado General Tanchev, apartados 74 y 80, donde se recoge la práctica de la USPTO de no aceptar solicitudes de registro para “computer software”, en la medida en que esta expresión resulta imprecisa, debiéndose indicar el tipo y finalidad del software, así como el campo en el que va a utilizarse). La utilización de términos poco claros y precisos en la especificación de los productos y servicios cubiertos por las marcas puede tener consecuencias negativas, en la medida en que puedan dar lugar a registros excesivamente amplios que permitan bloquear injustificadamente el acceso de los operadores al mercado. Y, como veremos después, el sistema europeo de marcas ofrece a los operadores una herramienta para neutralizarlas.

La exigencia de identificación clara y precisa de los productos y servicios designados por la marca fue también invocada por SkyKick para argumentar que su desconocimiento, por una parte, constituiría una infracción del requisito de la representación gráfica (artículo 4 RMU) y, por otra, sería contraria al orden público [artículo 7. f) RMU]. El Tribunal de Justicia rechazó rápidamente ambos argumentos –quizás, demasiado rápidamente, sobre todo, por lo que se refiere al segundo. Y ello a pesar de que, en sus conclusiones, el Abogado General Tanchev hizo una original propuesta entendiendo que se podría impedir o anular el registro de una marca en aquellos supuestos en los que la especificación de los productos y servicios designados por aquélla careciera de claridad y precisión. Así, consideraba que en estos casos el registro de marca sería contrario al orden público, pues conferiría a su titular un monopolio demasiado amplio, que –a su juicio- no estaría justificado (v. apartado 79). Esto tendría como resultado, no ya impedir que accedan a registro solicitudes que no cumplan con los requisitos de claridad y precisión referidos –resultado que debería conseguirse ahora a través de la exigencia contenida en los artículos 33.2 RMU y 3.2 Real Decreto 687/2002-, sino, sobre todo, que pudiera solicitarse la nulidad de los registros ya existentes que no cumplieran con los requisitos introducidos por la sentencia IP TRANSLATOR. A nadie se le escapa que el impacto de una decisión como ésta sería, en la práctica, considerable, entre otras razones porque el control de los requisitos de claridad y precisión en la solicitud de registro sólo se ha hecho efectivo a partir de la publicación de dicha sentencia, en junio de 2012, y la posterior modificación del Reglamento de marca de la Unión y de las distintas legislaciones nacionales, sobre la base de la Directiva 2015/2436. Precisamente, en el caso que nos ocupa, los diferentes registros de marca se solicitaron entre 2003 y 2008 y, por lo tanto, antes de dicha sentencia.

La construcción del Abogado General, relativa a la contrariedad al orden público, presentaba alguna dificultad y por ello el Tribunal de Justicia la ha descartado en su sentencia. No obstante, el Tribunal podría haber fundamentado su decisión de una manera más convincente. En efecto, configurar la falta de claridad y precisión como una causa de nulidad daría lugar a una aplicación retroactiva de la doctrina sentada en la sentencia IP TRANSLATOR que el Tribunal ha buscado evitar al objeto de garantizar la seguridad jurídica. Supondría meter por la ventana lo que el propio Tribunal sacó por la puerta al entender que dicha doctrina sólo es aplicable a las nuevas solicitudes de registro de marca. Quizás por ello, el Tribunal de Justicia recuerda en un argumento a mayor abundamiento que dicha sentencia “sólo aportó precisiones en relación con los requisitos relativos a las nuevas solicitudes de registro como marcas de la Unión y no concierne, por tanto, a las marcas que ya estaban registradas en la fecha de su pronunciamiento” (v. apartado 61).

En segundo lugar, no hubiera estado de más que el Tribunal de Justicia hubiera recordado que la finalidad de la prohibición de registrar marcas contrarias al orden público no es otra que salvaguardar los valores del orden social y democrático impidiendo que se registren signos que sean contrarios a los valores fundamentales a la Unión europea

En este sentido, entre otras, v. las sentencias del Tribunal General de 5 de octubre de 2011, T-526/09 (PAKI), apartado 15, disponible en francés aquí T_526_09.pdf; de 15 de marzo 2018, T-1/17 (LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA), apartado 36, disponible aquí T_1_17.pdf, así como la más reciente de 27 de febrero de 2020 C-240/18 P (FACK JU GÖHTE), apartados 39 a 41, que incluye importantes precisiones, disponible aquí C_240_18_P.pdf. También en este blog se ha hecho referencia a la finalidad de dicha norma en la interesante entrada de P. Higuera “Good Papers: Derecho de marcas y libertad de expresión. Recientemente, v. las igualmente interesantes reflexiones de A. Tato, “Libertad de expresión y prohibición de registro de marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres”, InDret, nº 1, 2020, pp. 1-27, pp. 18-19

Salta a la vista que el problema que, según el Abogado General Tanchev, pueden plantear los registros de marca excesivamente amplios, por carecer de precisión –v.gr., la aparición de barreras de entrada como consecuencia de la reducción de la oferta de marcas apropiadas y la erosión del dominio público (v. apartado 62 de sus Conclusiones) y que el Tribunal parece pasar por alto (v. apartados 66 y 67)-, no se corresponde con la finalidad de la norma que se invoca para solucionarlo.

En tercer lugar, hubiera sido de interés que el Tribunal pusiera de manifiesto que no es necesario forzar las causas de nulidad existentes para dar solución a los problemas que señala el Abogado General. En efecto, la solución a los problemas de acceso al mercado y erosión del dominio público puede obtenerse explorando otra vía: la posibilidad de anular registros de marca realizados de mala fe. Como hemos visto, las especificaciones que no cumplen con los requisitos de claridad y precisión dan lugar a una definición excesivamente amplia de los productos y servicios designados por una marca. Ciertamente, tanto el Tribunal General (Por ejemplo, v. la Sentencia de 7 de junio de 2011, T-507/08 (16PF), apartado 88) como la doctrina han indicado, a justo título, que las designaciones amplias de productos y servicios que cubran una extensa variedad de éstos, se encuentran, en no pocas ocasiones, perfectamente justificadas (por ejemplo, desarrollo de merchandising; expansión hacia nuevas actividades; creación de porfolios de marcas por parte de las agencias de publicidad para ofrecerlas posteriormente a sus eventuales clientes, etc.). Y ello aunque estén desconectadas de la actividad empresarial que desarrolla el solicitante (C. Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de marcas, 2ª edición, Marcial Pons, 2004, p. 644, nota nº 49. R. Ingerl/C. Rohnke, Markengestez, Beck, Múnich, 3ª edición, 2010, § 8 RdN 303)

Sin embargo, puede que, en otras, éste no sea el caso –por ejemplo, cuando el registro de marca pueda generar una barrera que impida ilegítimamente a un operador el acceso al mercado. Este es el efecto que pueden producir las especificaciones carentes de claridad y precisión, que den lugar a definiciones de productos y servicios más amplias de lo que el solicitante puede necesitar. Por esa razón, como vamos a ver a continuación, la amplitud del registro a la que conduce la falta de claridad y precisión en la especificación de los productos y servicios designados por la marca constituye una circunstancia que podrá ser tomada en consideración, junto con otras, como un indicio para establecer que se trata de un registro de marca que, sin tener intención de usarla, se realiza en perjuicio de terceros. 

 

La falta de intención de usar la marca y el registro de mala fe

 

El segundo bloque de cuestiones trata de determinar hasta qué punto la falta, en el momento de solicitar el registro de marca, de toda intención de utilizar dicha marca con relación a todos o algunos de los bienes y servicios designados puede ser relevante para considerar ulteriormente que el registro se llevó a cabo de mala fe. Al respecto, es importante recordar que la adquisición del derecho de exclusiva que confiere la marca de la Unión se basa en el registro de dicho signo. Tal y como subraya la conocida decisión de la Sala de Recurso de OAMI –ahora EUIPO- de 28 de marzo de 2000, en el caso Trillium, en contraste con lo que sucede en otros sistemas de marcas, el europeo no requiere que se acredite en el momento de solicitar el registro que la marca se está utilizando, ni la intención de buena fe de usar la marca para los productos y servicios para los que se solicita el registro.

Sin embargo, en esta situación, el registro de marca puede conferir a su titular un derecho exorbitante. Éste le permite impedir el uso de un signo idéntico o confundible al menos durante los cinco años siguientes al registro, y ello aunque el titular de la marca no haya tenido nunca, ni tenga, la más mínima intención de usarla para designar los productos y servicios cubiertos por la misma (P. Johnson, “So Precisely What Will You Use Your Trade Mark for?” Bad Faith and Clarity in Trade Mark Specifications”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2018, p. 26. Como el Tribunal de Justicia había señalado en una sentencia anterior “esas disposiciones otorgan al titular un plazo de gracia para iniciar un uso efectivo de su marca, durante el cual puede alegar el derecho exclusivo que ésta le confiere […] para todos esos productos y servicios, sin tener que demostrar tal uso” (Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Länsförsäkringar AB v. Matek A/S, C-654/15, apartado 26). En tales circunstancias, los operadores tendrían la posibilidad de bloquear el acceso de un competidor al mercado al menos durante cinco años, reduciendo los signos “razonablemente competitivos” disponibles en ese sector del tráfico a través del registro de una marca que no tienen la menor intención de usar. Pues bien, en la sentencia Sky v. SkyKick, el Tribunal de Justicia ha considerado que el registro de una marca por parte de un solicitante que, en el momento de presentar la solicitud, no tenga ninguna intención de usarla para todos o algunos de los productos o servicios solicitados, debe ser considerado realizado de mala fe con relación a los productos o servicios respecto de los que se manifiesta dicha circunstancia, en la medida en que se pueda acreditar, a través de indicios pertinentes y concordantes, que el solicitante “tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o [con] la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo «con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca” –básicamente, identificar el origen comercial de productos y servicios en el mercado- (apartado 77). Adviértase que, con esta interpretación, no se trata de incorporar en el momento del registro un requisito de intención de uso que permita ex post solicitar la nulidad de la marca en caso de no ser satisfecho  (v, no obstante, Johnson, Int Rev of Int Prop & Comp. L. (2018), pp. 28-29). Una solución como ésta resultaría difícilmente compatible con el reconocimiento del periodo de gracia para poner en uso la marca que contemplan tanto el Reglamento de marca de la Unión como la Directiva. Se trata, más bien, de ver en la falta de esa intención de uso un supuesto de registro de mala fe en aquellos casos en los que revela un propósito obstruccionista o un afán de extraer rentas.

La respuesta dada por el Tribunal de Justicia, en este punto, a la cuestión prejudicial resulta muy razonable. Un registro de marca respecto de la que no se exige ab initio una intención de usarla puede ser una ocasión para el oportunismo (en este sentido, v. W.M. Landes/R.A. Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, pp. 179-180 y Johnson, Int Rev of Int Prop & Comp. L. (2018), p. 4). Y así se manifiesta en los dos supuestos señalados: cuando el registro se realiza para menoscabar los intereses de terceros o con una finalidad distinta de las que son propias de una marca. Inmediatamente el Tribunal de Justicia precisa –con razón-, que la mala fe no puede, sin embargo, presumirse en aquellos casos en los que, en el momento en que se solicita la marca, el solicitante simplemente no desarrolla una actividad económica que se corresponda con los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca (apartado 78). Entender lo contrario supondría, por ejemplo, negar injustificadamente la posibilidad de obtener registros de marca a aquellas empresas que quisieran desarrollar líneas de negocio distintas de las que explotan en ese momento. Del mismo modo, hay que entender que una solicitud de registro amplia o indefinida tampoco constituye per se un supuesto de registro mala fe. Y es que no cabe apreciar la actitud o intención desleal o deshonesta que la mala fe requiere en la torpeza o en la avaricia del solicitante al especificar los productos y servicios cubiertos por la marca (J. Phillips, Trade Mark Law. A Practical Anatomy, OUP, 2003, pp. 464-465, citando jurisprudencia inglesa). Cuestión distinta es que, como ya hemos anticipado, estas circunstancias puedan tomarse en consideración, junto con otras, como indicios que pongan de manifiesto la existencia, en el caso concreto, de un plan obstruccionista o de un propósito ajeno a la finalidad propia de las marcas –v.gr., un afán de extraer rentas de terceros interesados en utilizar ese signo para identificar sus productos y servicios en el mercado.

El razonamiento del Tribunal de Justicia en este punto no debe sorprendernos. Como reconoció el Abogado General Tanchev, éste estaba ya presente, en alguna medida, en la conocida sentencia de 11 de junio de 2000, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, respecto de la forma tridimensional utilizada previamente por otros operadores en confitería para representar el conejo de Pascua (apartados 43 y 44) así como en algunas otras sentencias del Tribunal General (Sentencias de 14 de febrero de 2012, BIGAB, T-33/11, apartados 19, 24 a 26, y de 8 de mayo de 2014, T-327/12, SIMCA, apartados 35 y 37. En la doctrina, v.,Johnson, Int Rev of Int Prop & Comp. L. (2018), p. 20, con ulteriores referencias). Es más, esta solución no es, en absoluto, desconocida por la doctrina. Así, voces autorizadas han venido apuntando que el registro de marcas sin tener intención alguna de usarlas a corto o medio plazo puede ser considerado contrario a la buena fe, en particular, cuando dicho registro responda a un plan obstruccionista o especulativo (Fernández-Novoa, Tratado2, pp. 643-644; M. Lobato, Comentario de la Ley de Marcas, Civitas, Madrid, 2ª edición, 2007, p. 899. En la doctrina alemana, v. Ingerl/Rohnke, Markengestez3, § 8 RdN 298)

A la vista de lo anterior, habrá que entender que no hay inmunidad durante el llamado periodo de gracia para aquellos solicitantes de una marca que no tengan intención de usarla en el momento del registro, toda vez que pueda acreditarse la concurrencia de cualquiera de las circunstancias antes señaladas, que revelan el carácter desleal o deshonesto de la actuación. Y ello frente a las dudas que en algún momento manifestó el Tribunal General (Sentencia de 13 de diciembre de 2012, as. T-136/11, Pelikantravel.com, apartado 59, donde apuntaba que una solución como ésta dejaría sin efecto útil el periodo de gracia de cinco años).

En efecto, la marca podrá ser, entonces, anulada antes del transcurso del periodo de cinco años concedido para ponerla en uso. De este modo, se brinda a los terceros la posibilidad de remover ex post –solicitando la declaración de nulidad o ejercitando la correspondiente reconvención en caso de verse amenazados por una acción por violación del derecho de marca ejercitada por el titular- aquellos registros de marca que sean percibidos por ellos como barreras que bloqueen injustificadamente su acceso al mercado. Así, para acreditar, en el caso concreto, la intención desleal o deshonesta que exige el Tribunal para apreciar mala fe en la solicitud del registro de una marca que no se tiene ab initio intención de usar podrán tomarse en consideración como indicios, entre otras, circunstancias tales como la amplitud o la indeterminación de la especificación de los productos y servicios designados por el registro de marca, la solicitud reiterada de una misma marca para evitar perderla a consecuencia de su caducidad por falta de uso, el ejercicio sistemático de acciones de violación de marca a pesar de que el titular no está usando las marcas de las que ha hecho acopio, así como el hecho de constituir una actividad completamente ajena al negocio del titular o, más aún, el hecho de no desarrollar ningún tipo actividad empresarial (En este sentido, Fernández-Novoa, Tratado2, p. 644. Asimismo, en la doctrina comparada, v. Phillips, Trade Mark Law, p. 463, Ingerl/Rohnke, Markengestez3, § 8 RdN 303 y K.H. Fezer, Markenrecht, Beck, Múnich, 4ª edición, 2009, § 8 RdN 676 y 678).

 

Consideraciones finales

 

Como se puede observar, esta sentencia no ha revolucionado el sistema de marcas europeo. Ni se amplían los motivos de prohibición de registro, ni las causas de nulidad para dar respuesta a los problemas que plantea la falta de claridad y precisión en la designación de los productos y servicios cubiertos por la marca –algo que, por lo demás, el Tribunal de Justicia no podía haber hecho, a la vista de su carácter tasado. Tampoco se ha tratado de solucionar el problema dándole respuesta desde los motivos ya existentes de falta de representación gráfica u orden público, ni exigiendo que el solicitante acredite la intención de buena fe de usar la marca cuyo registro se solicita para los productos y servicios designados por ésta. La falta de intención de usar la marca en el momento de solicitar su registro sigue sin permitir denegar el correspondiente derecho de exclusiva.

Sin embargo, no por ello la sentencia comentada resulta de menos interés. Al contrario. En un sistema en el que, a diferencia de otros, no se exige para el registro de una marca que se acredite el uso de la misma o la intención de buena fe de usarla –que sí existe, sin embargo, en derecho inglés y que el Tribunal de Justicia ha considerado en esta sentencia compatible con la Directiva de marcas, siempre que se entienda como un requisito de procedimiento relativo al registro de la marca y no venga a ampliar las causas de nulidad-, el Tribunal de Justicia confirma que, una vez registrada, la marca puede ser anulada en aquellos casos en los que el solicitante no albergue intención de usarla a corto o medio plazo, por constituir un registro de mala fe en las dos circunstancias señaladas, que resultan reveladoras de esa intención desleal o deshonesta. Se brinda para ello al afectado la posibilidad de reaccionar, atacando ex post el registro de marca realizado de mala fe, sobre la base de los indicios disponibles que permitan establecer dicha intención. Esta es, sin duda, la gran aportación de la sentencia y en ella reside su importancia. Se evita así que la asignación del derecho de marca pueda ser utilizada por su titular para bloquear el acceso al mercado de un operador o para extraer rentas de operadores interesados en obtener la marca ya registrada, lo que dificulta su acceso al mercado y afecta, en definitiva, en ambos casos, a la competencia en el seno del mismo. Esto resulta particularmente relevante en un escenario en el que, como indicábamos, cada vez hay menos signos denominativos disponibles –que son, en buena medida, los preferidos de los operadores- que, además, puedan por sus características –v.gr., eufonía, brevedad, facilidad de pronunciación y memorización, carácter sugestivo, etc.-, considerarse aptos para introducir un producto o servicio en el mercado con unas mínimas garantías. Además, no debe olvidarse que la protección que proporciona el derecho de exclusiva excluye del abanico de las opciones disponibles para los que pretenden acceder a ese mercado no sólo los signos idénticos a la marca ya registrada, sino también los que, por ser similares, resulten confundibles, lo que reduce aún más la cantidad de signos disponibles. De ahí el interés de ofrecer una herramienta, como la posibilidad de solicitar la nulidad de los registros de marca de mala fe, que permita a los operadores, en ese escenario de escasez, “liberar” signos razonablemente competitivos cuando se bloquean con un propósito deshonesto o desleal, de cara a permitir la entrada de nuevos operadores en los mercados y, por lo tanto, asegurar la competencia en los mismos.

Agradezco a los profesores P. Portellano y A. Suñol que hayan llamado mi atención sobre este trabajo, así como las interesantes observaciones que han realizado al presente comentario.

Foto: Julián Lozano, www.cuervajo.es